2021年5月12日,北京知识产权法院(2020)京73行初10187号判决维持对华为第42类商标“鸿蒙”驳回复审的决定,使得商标注册使用相关讨论再度成为知识产权实务界热点。
根据判决书信息,华为在42类上申请注册“鸿蒙”汉字商标,但被全部驳回,商标局提出2个引证商标。
商标局认为,申请商标指定使用的“多媒体产品的设计和开发;软件设计和开发”等服务与引证商标一、二核定使用的“技术研究;托管计算机站(网站)”等服务属于类似服务。
申请商标与引证商标一、二的中文部分均为“鸿蒙”,在文字构成、呼叫等方面相同。申请商标与引证商标一、二并存使用在类似服务上,易使相关公众对服务的来源产生混淆误认,已构成使用在类似服务上的近似商标。
由此可见,商标局的驳回理由为构成《商标法》第三十条的情形,“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”
“鸿蒙”商标注册申请被驳回后,华为公司启动了“驳回复审”,“行政诉讼”等法律救济手段,但依旧未能获准注册。
由此,引发出大家一个思考,针对商标注册失败的情况(假如穷尽诉讼救济手段仍然无法获得注册),我们还可以通过哪些路径进行补救呢?
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重新设计具有显著性的商标进行注册
《商标法》第八条规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册;
《商标法》第九条规定,申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
华为此次申请的“鸿蒙”文字商标与2个引证商标“CRM鸿蒙及图”和“鸿蒙”文字可区分性不明显,由此,再一次说明了商标显著性的重要性。
也是基于此,华为可以通过设计类似“HONGMENG”、“HM鸿蒙”等图形文字结合商标、语音商标等重新注册。当然,这里只是提供一个思路,不代表上述举例就是可以必然获得注册的有效设计。
— 2 —
申请撤销引证商标或宣告无效后再次注册
《商标法》第四十四条、四十五条明确规定了可以宣告商标无效的情形。
《商标法》第四十九条明确规定了商标可以被撤销的情形。
根据华为在行政诉讼中的意见,引证商标在核定服务上不存在实际使用,且这两家公司的商标因至少连续3年不使用已被提起撤销申请,即将被撤销。若华为主张的事实成立,华为可通过待引证商标被撤销或被宣告无效之后,重新递交注册申请。
不过,这种处理方案对于华为来说可能存在较大的时间成本。
一方面,仅商标局审核做出决定的最长期限就可能长达12个月;另一方面,根据《商标法》第五十条,注册商标被撤销、被宣告无效一年后才有能提出与该商标相同或者近似的商标注册申请。
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通过受让或许可的方式获得商标使用权
《商标法》第四十二条规定,转让人和受让人可以通过签订转让协议,并共同向商标局提出申请后转让注册商标。商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。
《商标法》第四十三条规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。
因此,只要引证商标没有限制转让或许可使用的情形,华为可尝试通过受让或被许可使用的方式获得注册商标的使用权。
当年,苹果公司最终就是在支付6000万美元的情况下解决“IPAD”商标使用权的问题。通过购买或许可使用是获得商标使用权最迅捷的路径。(华为最后采取的就是受让的方式)
孚智律师观点:
商标战略在现代商业企业品牌战略中的地位越来越重,解决商标问题的根本路径还是要在品牌布局之处就及早的做好商标设计及相似性查询,并尽早完成商标注册,从根本上消除隐患。
对企业有战略意义的商标,我们除了可以采取法律规定的各种救济途径来争取获得注册,也可以考虑以商业的思维互利共赢模式打破僵局,最终获得注册。
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